Hợp đồng lixăng sáng chế và các vấn đề cần lưu ý
Với việc mở cửa mạnh thị trường thông qua các hiệp định TM tự do song phương và đa phương, đặc biệt là CPTPP, cùng với các điều kiện thuận lợi về thị trường lao động, khuyến khích của chính phủ đối với nhà đầu tư, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều ngành công nghiệp đang ở trình độ thấp, đặc biệt công nghiệp phụ trợ phát triển chậm ko đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư lớn. Chính vì vậy, li-xăng còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Vì vậy, việc nắm bắt luật về li-xăng, đặc biệt là sáng chế, cần được các nhà đầu tư quan tâm thỏa đáng để đem lại các lợi ích cho doanh nghiệp, nhưng cũng cần lưu tâm để phù hợp với luật pháp Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin trình bày những vấn đề cơ bản của lixăng sáng chế và các vấn đề và điều khoản mà các bên trong hợp đồng lixăng cần lưu ý.
- Các vấn đề cơ bản về chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN theo hợp đồng
Theo điều 141 Luật SHTT 2005, sửa đổi 2009, 2019 và 2022, chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN (Li-xăng) là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (Bên chuyển quyền sử dụng – thường được gọi là bên giao) cho phép tổ chức cá nhân tổ chức khác (Bên nhận quyền sử dụng – thường được gọi là Bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng bắt buộc phải dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
- Nếu quyền sở hữu chung, thì việc chuyển quyền sử dụng phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu chung theo quy định của bộ luật Dân Sự
Dưới góc nhìn của hệ thống luật về IP của Việt Nam hiện nay, về mặt hình thức có 2 dạng chuyển quyền sử dụng sc:
- Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN theo hợp đồng, tức là theo thỏa thuận giữa Bên chuyển quyền và Bên nhận chuyển quyền.
- Chuyển quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc (không áp dụng đối với các đối tượng SHCN khác) là việc chuyển quyền sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong một số trường hợp đặc biệt mà không cần có sự đồng ý của chủ sở hữu sáng chế.
Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ bàn luận tới hình thức chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN theo hợp đồng
Li-xăng sáng chế có các dạng sau (Điều 143):
- Hợp đồng độc quyền;
- Hợp đồng không độc quyền
- Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN thứ cấp
Đối với hợp đồng li-xăng sáng chế, hình thức của hợp đồng phải được làm bằng văn bản, và hợp đồng chỉ giá trị pháp lý với bên thứ ba khi đã đăng ký với và được ghi nhận tại cơ quan có thẩm quyền, ở đây là Cục Sở hữu Trí tuệ. Nếu vì lý do nào đó mà các bên không đảm bảo hình thức của hợp đồng dẫn tới vô hiệu, thì theo Nghị quyết số 01/2003/NQ-HDTP của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, các bên có thời hạn một tháng để thỏa mãn về hình thức của hợp đồng. tuy nhiên, đối với hợp đồng li-xăng sáng chế, thời hạn này có lẽ không đủ nên các bên cân lưu ý tới việc ghi nhận hợp đồng này tại cục SHTT. Các nội dung chính của HĐ (Đ144):
- a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
- b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
- c) Dạng hợp đồng;
- d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
đ) Thời hạn hợp đồng;
- e) Giá chuyển giao quyền sử dụng;
- g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.
Về điều khoản tền và địa chỉ đầy đủ, cần nêu rõ tên và đia chỉ đầy đủ của bên giao và bên nhận, tên và chức vụ của người đại diện cho mỗi bên. Theo quy định bộ luật dân sự, việc nêu ko rõ trong hợp đồng … dẫn đến hợp đồng vo hiệu do ko phải người đủ thẩm quyền ký.
Về căn cứ chuyển giao quyền sử dụng, nếu đối tượng là văn bằng bảo hộ thì cần nêu cụ thể tên, số, ngày cấp và thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp là hợp đồng sd đối tượng SHCN thứ cấp thì cần nêu đủ tên, ngày ký, số đăng ký và thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sd cấp trên có nội dung bên giao được pháp chuyển quyền sử dụng thứ cấp.
Về dạng hợp đồng, cần nêu rõ là hợp đồng chuyển quyền sử dụng độc quyền hoặc không độc quyền, hoặc hợp đồng chuyền nhượng quyền sd thứ cấp.
Về phạm vi chuyển giao quyền sử dụng, cần nêu rõ phạm vi đối tượng SHCN mà bên nhận được sử dụng: một phần hay toàn bộ phạm vi bảo hộ được xác lập theo văn bằng bảo hộ, giới hạn hành vi sd mà bên nhận được phép thực hiện; về lãnh thồ chuyển quyền sử dụng cần quy định phạm vi lãnh thổ mà bên nhận được phép sử dụng đối tượng SHCN cần nêu cụ thể địa phương nào hay toàn bộ lãnh thổ VN.
Về điều khoản thời hạn hợp đồng (thời hạn chuyển quyền sd) cần nêu rõ khoảng thời gian mà bên nhận được phép sử dụng. Thời hạn này phải nằm trong thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ và nằm trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
Điều khoản về giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán: phải quy định khoản tiền mà bên nhận phải thanh toán cho bên giao và phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan??? Nếu chuyển quyền sử dụng miễn phí thì cũng cần ghi rõ trong hợp đồng. Về phương thức thanh toán phải quy định thời hạn, phương thức và cách thức thanh toán.
Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên cần thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên đối ví nhau và không trái các quy định của pháp luật.
Theo quy định của bộ luật dân sự 2005, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng li-xăng sáng chế được xem là hợp đồng song vụ, có nghĩa là quyền của một bên trong hợp đồng là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Cụ thể đối với hợp đồng li-xăng sáng chế, các nội dung về nghĩa vụ của bên giao và bên nhận cần nêu rõ trong hợp đồng như sau:
Về nghĩa vụ Bên giao: Đăng ký hợp đồng; Nộp thuế chuyển quyền sd theo pháp luật thuế; giải quyết tranh chấp với bên thứ ba; thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp chống lại các hành vi vi phạm quyền SHCN gây thiệt hại cho bên nhận
Về nghĩa vụ Bên nhận: Đăng ký hợp đồng; Trả phí chuyển nhượng quyền sử dụng; Chịu sự kiểm tra về chất lượng hành hóa, dịch vụ’; Ghi chỉ dẫn trên sản phẩm , bao bì sản phẩm rằng sp được sản xuất theo sự chuyển quyền sd của bên giao và chỉ ra tên của bên giao.
- Các vấn đề cần lưu ý đối với Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN theo hợp đồng:
NGoài các vấn đề cần lưu ý tới hình thức và các nội dung cần bảo đảm đối với hợp đồng li-xăng sáng chế nêu trên phải đáp ứng các điều khoản cơ bản chung của một hợp đồng như …, các bên trong hợp đồng cần lưu ý tới các vấn đề sau có thể làm ảnh hưởng tới hiệu lực của hợp đồng khi đưa ra tòa án.
Trong những năm gần đây, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ đã ngày càng gia tăng về số lượng và tính phức tạp. Tuy nhiên, do công tác thống kê còn nhiều bất cập, cho đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn không công bố được con số chính thức các vụ việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ được các cơ quan chức năng thụ lý/giải quyết hàng năm. Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao, từ 01-7-2006 cho đến ngày 22-6-2009 thì toàn ngành Tòa án chỉ thụ lý được 108 vụ án tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (trong đó chiếm đa số là tranh chấp về quyền tác giả với 90 vụ; tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp chiếm 10 vụ; tranh chấp về hợp đồng sử dụng tác phẩm chiếm 5 vụ; tranh chấp về hợp đồng chuyển giao công nghệ chiếm 3 vụ, và không có báo cáo về tranh chấp hợp đồng li-xăng sáng chế. Tuy nhiên, chiếu theo các quy định về hợp đồng trọng luật dân sự và luật thương mại, và các bản án về hợp đồng, thì các bên trong hợp đồng cần lưu ý tới các vấn đề sau:
Vấn đề về hợp đồng vô hiệu,
(nghiệp vụ của luật sư về tư vấn pháp luật và hợp đồng- xuất bản 2009 – chủ biên: Luật sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình; Bình luận khoa học bộ luật dân sự 2005- Tập II: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng – Chủ biên: PGS TS Hoàng Thế Liên – Nhà xuất bản chính trị quốc gia năm 2009)
- thể nhân phải có năng lực hành vi dân sự, pháp nhân phải có năng lực hành vi pháp luật.
- các bên trong hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện giao kết
- hợp đồng không trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội
- đổi tượng của hợp đồng phải được xác định cụ thể; nếu đối tượng là tài sản thì tải sản lf có thể giao dịch được, nếu là công việc thì phải có thể thực hiện được.
- phải thỏa mãn là hình thức nếu pháp luật quy định.
Để đáp úng các nội dung nêu trên và tránh hậu quả vô hiệu, các bên cần làm rõ các vấn đề sau
Thứ nhất, Yêu cầu phải xác định rõ danh tính, năng lực hay thẩm quyền, phạm vi hoạt động của các bên trong hợp đồng vì theo BLDS2005 và Luật Doanh nghiệp thì (i) pháp nhân phải có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực dự định giao kết hợp đồng; (ii) đại diện của các bên phải có thẩm quyền giao kết hợp đồng; (iii) cá nhân giao kết hợp đồng phải có năng lực hành vi dân sự. Trong thực tiễn xét xử, đã có nhiều vụ tòa án ra phán quyết hợp đồng vô hiệu vì các bên tham gia hợp đồng không có chức năng kinh doanh trong lĩnh vực giao kết. Vì thế điều cần lưu ý ở đây là cần kiểm tra xem bên đối tác có chức năng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực của giao dịch không , nếu không thì cần bổ sung vào đăng ký kinh doanh trong quá trình giao dịch;
Thứ hai, cần xác định xem đại diện của pháp nhân có thẩm quyền giao kết hợp đồng hay không; đã có các vụ án mà hợp đồng bị tuyên vô hiệu vì đại diện của một bên được xác định là không có thẩm quyền. vd Toàn án tuyên hợp đồng vay vô hiệu trong vụ VP Bank vs. Sel, vì phó tổng giám đốc VP bank ký hợp đồng này vì phó tổng giám đốc không có thẩm quyền ký hợp đồng này. Mặc dù có một số điều luật bảo vệ bên ngay tình trong trường hợp này. Tuy nhiên, để tránh rủi ro, các bên cần xác định được đúng người có thẩm quyền hoặc người đại diện được ủy quyền đủ thẩm quyền ký kết hợp đồng.
Thứ ba, yêu cầu các nội dung của hợp đồng không được trái các quy định cấm của pháp luật hoặc đạo đức xã hội; quy định này nhằm bảo vệ lợi ích công cộng trong đó điều cấm của pháp luật là những quy đinh của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện các hành vi nhất định; còn đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng (DD128-BLDS 2005). Cụ thể, trong hợp đồng li-xăng sáng chế, những điều cấm có thể làm vô hiệu hợp đồng vi phạm quy định của luật cạnh tranh 2004. Theo điều 8, và 9 của lUật cạnh tranh, thì các nội dung dưới đây nếu có trong HĐ đương nhiên là vô hiệu (không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền):
- Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp
- buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó
- Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó
- Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp
- Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền
Ngoài ra, các nội dung dưới đây nếu có trong hợp đồng li-xăng sáng chế thì đương nhiên bị coi là vô hiệu, bị cấm đưa vào trong hợp đồng (Điều 9-luật cạnh tranh, 71/2014/NĐ-CP) bao gồm,
- Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;
- Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thoả thuận;
- Thông đồng để một hoặc các bên của thoả thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Nếu các bên trong hợp đồng có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên, thì các thoả thuận hạn chế cạnh tranh dưới đây bị cấm đưa vào trong hợp đồng, bao gồm.
- Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp;
- Thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
- Thoả thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hoá, dịch vụ;
- Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư;
- Thoả thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;
- Thỏa thuận thống nhất mua Sc, GPHI, KDCN để tiêu hủy hoặc ko sử dụng (Đ10- 71/2014/NĐ-CP
- Thỏa thuận ko đưa thêm vốn để mở rộng sản xuất, cải tiến chất lượng hang hóa, dịch vụ hoặc để mở rộng phát triển khác (DD11- 71/2014/NĐ-CP)
Ngoài ra, khi tiến hành ký kết hợp đồng li-xăng sáng chế, các bên cần lưu ý tới danh mục các lĩnh vực cấm chuyển giao theo phụ lục III, lĩnh vực hạn chế chuyển giao theo phụ lục II, và lĩnh vực khuyến khích chuyển giao theo phụ lục I của ND 120/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.
Về hợp đồng nói chung, đã có rất nhiều vụ án đã bị tòa án tuyên vô hiệu do không đảm bảo về hình thức và nội dung của hợp đồng thuộc lĩnh vực mà pháp luật bắt buộc phải thực hiện và các nội dung cấm, dẫn tới phải xử lý hậu quả vô hiệu của hợp đồng. Vì vậy, khi các bên liên quan khi ký kết hợp li-xăng sáng chế cần lưu ý các điểm nêu trên để tránh rơi vào các trường hợp dẫn tới hợp đồng vô hiệu nêu trên.